專利攻防不挨打,「FRAND原則」逼大鯨魚談判

站在巨人的肩膀上創新

許多企業在生產與製造產品的同時,往往考量研發成本,而僅在現有產品上進行有限的改良,或考量市場需求,而製造或銷售 Me-too 產品,又為了搶先投入市場而未進行充分的專利檢索,最後推出的產品往往落入他人專利保護範圍,導致產品侵權遭訴的困擾層出不窮;其實,站在巨人的肩膀上再創新,成功的機會當然會比悶著頭研發要高,但爬上巨人的肩膀是有方法的;產業界常見的做法不外乎取得授權、購買專利,甚至是迴避設計。

專利值多少,不是賣方說了算

對一般企業來說,迴避設計較為耗資費時,要搶占商機,取得授權或購買專利往往是較快的選項;然而取得授權或購買專利勢必得支付一筆權利金,而買賣雙方對於專利權價值及權利金數額卻總是存在著差異;再者,一旦授權內容涉及「標準關鍵專利」,權利金的界定更是難上加難,例如微軟與摩托羅拉,就是在界定權利金的過程中牽涉到「標準關鍵專利」,最後將談判桌移到法庭上,為專利訴訟史留下一個經典的案例。

什麼是標準關鍵專利(Standard Essential Patent, SEP)?

所謂「標準」,是由標準制定組織(如電機電子工程師學會),邀請有意願的技術發展者共同參與,針對產品、服務或製程制定統一的工業規格,目的在於增加產品互容性、便利消費者使用與降低因技術障礙而導致的貿易落差;因此,上述「標準」一旦被產業界廣泛接受後,標準制定者必將獲得市場優勢,而讓產品市佔率大幅提升。但相對的,標準制定者必須負擔義務,也就是貢獻出「標準」必須使用到的專利,就是標準關鍵專利。

標準制定者的義務

身為標準制定組織的會員,標準制定者不僅必須貢獻出標準關鍵專利,甚至負有揭露義務與授權義務,分別說明如下:

  1. 揭露義務(要說出來):必須將與「標準」相關之必要專利,揭露包含於標準草案中。
  2. 授權義務(要同意授權):必須同意將納入「標準」中之必要專利,授權給組織之會員、或採用 相同「標準」之廠商。

為了補償專利權人因發明所付出的心血,標準制定者所負的授權義務,是採有償授權,而非免費授權,並要求專利權人對於所有被授權人應採取公平、合理且無歧視性的授權方式(Fair、Reasonable And Non-Discriminatory, 即FRAND原則)。

被告了,你有什麼招式可出?

國外企業為了搶奪龐大商機,常會發動策略性的專利戰爭,例如發出敬告函、警告函,要求對方給付權利金取得授權,甚至發動專利訴訟,造成被控方產品延後上市、商譽受損與賠上鉅款等情況,當遭遇這些大鯨魚的恐嚇時,究竟有何策略可以應對? 以下為國際專利訴訟常見的做法:

  • 專利侵權反訴:

針對原專利訴訟提出反訴;其優點為可迫使對方進行協商談判,進一步達成交互授權或和解,然而,其缺點在於需要大筆訴訟費用,若企業本身沒有優質的專利,則必須向外部購買專利。例如:宏碁(Acer)向工研院購買專利對惠普(HP)做出反擊,為「攻擊是最好的防禦」做了最佳詮釋;而友達(AUO) 不僅對樂金(LGD)所提出的四項侵權技術進行反駁,甚至反訴樂金侵犯其四項專利,更是台灣面板廠第一次在國際訴訟中取得勝利,意義非凡。

  • 專利無效:

對系爭專利進行有效性分析,並試圖找出可使該項專利被判定為「專利無效」的文件後,向主管局提出無效請求,其優點為低成本高效益,亦可增加雙方和解之可能性,然而,其缺點為須進行全面性的專利檢索,且通常只會有一兩個專利範圍請求項被舉發掉。例如:雃博(Apex)向美國專利商標局提出多方複審,主張營業規模大其30倍的瑞思邁(ResMed)之6件專利無效,展現了台灣生技業在智財管理與競爭的能力;而億光(Everlight)向日本特許廳提出日亞化(Nichia)之專利無效,宣告LED產業的專利戰全面開打。

  • 和解:

即付錢了事,而權利金的高低因廠商而異,且須依據談判技巧與議價能力;其優點為快速獲得專利授權,促使產品如期上市,然而,缺點是因處境被動,所以授權人通常會獅子大開口,要求付上不合理的權利金。例如:美商Opti指控台灣兩大晶片廠矽統(SiS)與威盛(VIA)侵害其專利權,其中威盛在第一階段被法院判決敗訴須賠償300萬美元(約8900萬台幣),相較之下,矽統選擇與美商Opti達成和解,將後續營運影響降到最低。

FRAND原則,讓微軟省下800倍的權利金

時至2010年,專利訴訟史又出現一個經典的案例,從而衍生出新的攻防手法;當時,微軟被摩托羅拉要求就其兩個專利 (Wifi 及 H.264) 應取得授權,摩托羅拉甚至要求產品售價的 2.25% 作為權利金,微軟認為摩托羅拉要求的權利金過高(一台Xbox售價$200美金,等於賣一台就必須付$4.5 x 2 = $9美金),而不願給付,摩托羅拉隨即對微軟提出專利訴訟,意圖迫使微軟坐上談判桌,就在這個關鍵的時間點,微軟發現摩托羅拉的兩個專利皆為標準關鍵專利,藉此反告摩托羅拉未依FRAND原則提出合理的授權條件;判決結果,法官認定摩托羅拉要求的授權金額高出合理授權金額的800倍,顯然違反了FRAND原則,結果摩托羅拉不但只能收到1/800的授權金,更須賠償微軟約1400萬美金的損失,FRAND原則讓微軟大獲全勝。

有樣學樣,瑞昱藉FRAND原則反訴美商半導體廠

2012年3月,美商艾薩公司(簡稱艾薩)指控眾多競爭對手(包含台灣瑞昱半導體,簡稱瑞昱)侵犯其專利,並向美國國際貿易委員會(ITC)提告。瑞昱隨即使出反訴策略,不僅控告艾薩侵犯其專利權,更指出艾薩未提供授權合約,就逕自向ITC提出要求禁制令,明顯違反授權義務(即FRAND原則);換句話說,艾薩未經正當程序(提供授權合約、遵守FRAND原則),企圖藉由禁制令獲得談判桌上的優勢及高額權利金的做法,顯然違反公平與合理授權的原則。因此,法官也判決艾薩必須修正其授權條件,再一次,FRAND原則讓瑞昱在授權金的談判攻防上,由被動轉為主動角色。

善用FRAND原則,不用當待宰羔羊

根據科技產業資訊室(STPI)的研究,台灣企業每年在智財權利金的支付高達50億美金左右(約1500億台幣),然而,企業在授權談判時,所面臨如此高的權利金,並非都是合理要求,部分台灣企業在國外大廠眼中就像肥羊,一次又一次的任其宰割。

由前述案例可知,過去在專利訴訟的反擊上,反擊策略包括專利無效、舉證無侵權行為與反訴對方侵權等,如今,瑞昱運用FRAND原則大膽向艾薩提出反訴,進而增大授權談判的空間,即提供產業界一個新的專利攻防策略。

後續追蹤

瑞昱成功採用RAND策略,美國判決LSI之Wi-Fi標準權利金由5%降至0.19%
(資料來源: 科技產業資訊室 – May 發表於 2014年3月10日)

2014年2月27日北加州法院法官Ronald M. Whyte判決LSI企圖以美國ITC提出337調查逼迫瑞昱簽署wi-fi授權協議,而且LSI在提出訴訟之前,並未先提出一份公平合理無歧視的授權合約給Realtek,認定LSI違反當初簽署IEEE-SA標準之RAND條款,而判決LSI之Wi-Fi標準權利金由5%降至0.19%,同時判決LSI須支付Realtek訴訟費支出380萬美金。

圖片來源The Business Dispute Clinic.com
本文出自智由博集 / 馬克斯

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